Hermes vence ação de marca registrada de NFT contra MetaBirkins

Hermes, a empresa de moda de luxo, venceu seu caso contra Mason Rothschild, o artista digital por trás dos NFTs MetaBirkin. A Hermes International SA convenceu um júri federal em Manhattan de que os NFTs MetaBirkin de Rothschild violaram os direitos de marca registrada "Birkin" da empresa de luxo.

Vitória da Hermes estabelece precedentes legais para NFTs

A Hermès processou Rothschild em janeiro de 2022, após o artista baseado em Los Angeles lançar os MetaBirkins, uma linha de NFTs baseada na icônica bolsa Birkin da marca. A gigante da moda afirmou na queixa que Rothschild estava "roubando a boa vontade da propriedade intelectual famosa da Hermès para construir e vender sua própria linha de itens", o que poderia levar à confusão dos clientes.

O juri concedeu a Hermes US$ 133.000 em danos em 8 de fevereiro. O júri afirmou ainda que os NFTs de Rothschild não eram discurso protegido pela Primeira Emenda.

Rothschild afirmou durante todo o julgamento que seus NFTs eram obras de arte protegidas pela Primeira Emenda. O projeto MetaBirkin, de acordo com seu advogado, era um "experimento artístico" investigando como a sociedade valoriza os símbolos de status.

O júri decidiu, no entanto, que os tokens não fungíveis estão mais intimamente conectados a bens de consumo que são protegidos por rigorosas regulamentações de marca registrada, que desencorajam imitadores de lucrar com marcas populares.

O caso Hermes v. Rothschild cria um precedente importante para os criadores de tokens não fungíveis, bem como para o quadro da lei de propriedade intelectual (PI) relativa à arte digital.

No futuro, artistas digitais como Rothschild terão que ser mais cautelosos ao criar NFTs que se assemelhem a outras marcas registradas para evitar processos judiciais semelhantes.

Os MetaBirkins de Rothschild consistem em cem réplicas computadorizadas das renomadas bolsas Birkin de Hermes. Os NFTs têm a mesma aparência de suas contrapartes físicas, mas suas contrapartes digitais são cobertas por uma pelagem brilhante e cartoon.

Rothschild apresentou inicialmente a série como uma homenagem digital às bolsas Hermes, mas depois esclareceu em seu site que os NFTs não estavam afiliados à empresa de luxo.

MetaBirkins acusados de infração de NFT

Rothschild manteve que seu esforço era meramente uma arte que oferecia um comentário mais amplo sobre a indústria da moda e que a Primeira Emenda protegia sua expressão artística.

O julgamento da ação judicial Hermès vs. Metabirkins começou em 30 de janeiro, após um ano de batalha sobre acusações de infração de marca registrada.

O padrão Rogers v. Grimaldi, também conhecido como teste de Rogers, que avalia o equilíbrio entre expressão artística e infração de marca registrada, foi amplamente utilizado durante o julgamento.

Durante todo o julgamento, Hermès e Rothschild apresentaram especialistas em lei de marca registrada e transferências não financeiras (NFTs) que testemunharam sobre confusão do consumidor e diluição de marca.

Na segunda-feira, durante os argumentos finais, o advogado da Hermès, Oren Warshavsky, reiterou que os NFTs MetaBirkin de Rothschild não apenas enganaram os consumidores, fazendo-os acreditar que as duas empresas estavam afiliadas, mas que o uso do nome Birkin na série NFT prejudicou a marca Hermès.

A marca de luxo, notoriamente protetora de sua marca Birkin, sentiu que o aviso era insuficiente, então enviou uma carta de cessação e abstenção ao artista.

Rothschild mostrou-se reluzente em cumprir as condições da carta de Hermes, então, em 14 de janeiro de 2022, a empresa entrou com uma ação judicial histórica contra o artista de NFT em um tribunal federal de Nova York.

A Hermes acusou Rothschild, entre outras violações da Lei Geral das Empresas de Nova York, de infração de marca registrada, dano à reputação comercial e diluição de marca registrada.

A Hermes também buscou danos monetários, incluindo quaisquer lucros obtidos por Rothschild com a venda de NFTs MetaBirkin. Além disso, a marca premium buscou uma injunção proibindo o designer do MetaBirkin de usar quaisquer marcas registradas da Hermes no futuro.

Rothschild vendeu inicialmente os NFTs por aproximadamente US$ 450 cada, mas seu valor de revenda disparou para dezenas de milhares. Durante o julgamento, um especialista em blockchain testemunhou que Rothschild criou aproximadamente 55,2 tokens Ethereum, avaliados em cerca de US$ 87.700 hoje.

Os possíveis efeitos em cascata futuros do resultado do caso

Alfred Steiner, um advogado de propriedade intelectual e artista, afirma que a derrota de Rothschild pode ter um efeito resfriador sobre os artistas de NFT que desejam usar marcas registradas em seus projetos.

A advogada de Nova York Emily Poler, que se especializa em tecnologia e propriedade intelectual, observou que o caso é específico dos fatos e que "ainda há oportunidade para que a obra de arte seja protegida pela Primeira Emenda."

Especialistas em direito acompanharam de perto o caso, que pode afetar casos de NFT pendentes e futuros que examinam a frequentemente nebulosa distinção entre obras de arte e bens de consumo. As bolsas Birkin físicas variam de preço de US$ 12.000 a perto de US$ 200.000, com a Balenciaga e a Nike Inc. declarando ambições de expansão para NFTs e o metaverso.