Hermes gana demanda de marca registrada de NFT contra MetaBirkins

Hermes, la empresa de moda de lujo, ha ganado su caso contra Mason Rothschild, el artista digital detrás de los NFTs MetaBirkin. Hermes International SA convenció a un jurado federal en Manhattan de que los NFTs MetaBirkin de Rothschild violaban los derechos de marca registrada "Birkin" de la empresa de lujo.

La victoria de Hermes establece precedentes legales para los NFTs

Hermès demandó a Rothschild en enero de 2022 después de que el artista con sede en Los Angeles lanzara MetaBirkins, una línea de NFT basada en la icónica bolsa Birkin de la marca. El gigante de la moda declaró en la demanda que Rothschild estaba "robando la buena voluntad de la famosa propiedad intelectual de Hermès para construir y vender su propia gama de artículos", lo que podría llevar a la confusión de los clientes.

El jurado otorgó a Hermes $133,000 en daños el 8 de febrero. Además, declaró que los NFTs de Rothschild no eran discurso protegido bajo la Primera Enmienda.

Rothschild afirmó durante el juicio que sus NFTs eran obras de arte protegidas por la Primera Enmienda. El proyecto MetaBirkin, según su abogado, era un "experimento artístico" que investigaba cómo la sociedad valora los símbolos de estatus.

El jurado dictaminó, sin embargo, que los tokens no fungibles están más estrechamente conectados con bienes de consumo que están protegidos por estrictas regulaciones de marcas comerciales que desalientan a los imitadores de beneficiarse de marcas populares.

El caso Hermes v. Rothschild crea un precedente importante para los creadores de tokens no fungibles, así como el marco para la ley de propiedad intelectual (IP) relacionada con el arte digital.

En el futuro, los artistas digitales como Rothschild tendrán que ser más cautelosos al crear NFTs que se asemejen a otras marcas comerciales para evitar demandas similares.

Los MetaBirkins de Rothschild consisten en cien réplicas computarizadas de las famosas bolsas Birkin de Hermes. Los NFTs tienen la misma apariencia que sus contrapartes físicas, pero sus contrapartes digitales están cubiertas de un pelaje brillante y caricaturesco.

Rothschild presentó inicialmente la serie como un homenaje digital a las bolsas Hermes, pero luego aclaró en su sitio web que los NFTs no estaban afiliados a la empresa de lujo.

MetaBirkins acusados de infracción de NFT

Rothschild sostuvo que su esfuerzo era simplemente un arte que ofrecía un comentario más amplio sobre la industria de la moda y que la Primera Enmienda protegía su discurso artístico.

El juicio por la demanda de Hermès vs. Metabirkins comenzó el 30 de enero después de una batalla de un año sobre cargos de infracción de marca registrada.

El estándar Rogers v. Grimaldi, también conocido como la prueba de Rogers, que evalúa el equilibrio entre la expresión artística y la infracción de marca registrada, fue ampliamente utilizado durante el juicio.

Durante el juicio, Hermès y Rothschild presentaron expertos en derecho de marcas comerciales y transferencias no financieras (NFTs) que testificaron sobre la confusión del consumidor y la dilución de la marca.

El lunes, durante los argumentos finales, el abogado de Hermès, Oren Warshavsky, repitió que los NFTs MetaBirkin de Rothschild no solo indujeron a error a los consumidores para que asumieran que las dos empresas estaban afiliadas, sino que el uso del nombre Birkin en la serie de NFTs dañó la marca de Hermès.

La marca de lujo, que es notoriamente protectora de su marca Birkin, sintió que la advertencia era insuficiente, por lo que envió una carta de cese y desistimiento al artista.

Rothschild pareció reacio a cumplir con las condiciones de la carta de Hermes, por lo que el 14 de enero de 2022, la empresa presentó una demanda pionera contra el artista de NFT en un tribunal federal de Nueva York.

Hermes acusó a Rothschild, entre otras violaciones de la Ley General de Compañías de Nueva York, de infracción de marca registrada, daño a la reputación empresarial y dilución de marca.

Hermes también buscó daños monetarios, incluyendo las ganancias obtenidas por Rothschild de la venta de NFTs MetaBirkin. Además, la marca premium buscó una orden judicial que prohibiera al diseñador de MetaBirkin usar cualquier marca registrada de Hermes en el futuro.

Rothschild vendió inicialmente los NFTs por aproximadamente $450 cada uno, pero su valor de reventa se disparó a decenas de miles. Durante el juicio, un especialista en blockchain testificó que Rothschild creó aproximadamente 55.2 tokens de Ethereum, valorados en alrededor de $87,700 hoy.

Los posibles efectos en cascada futuros del resultado del caso

Alfred Steiner, un abogado de propiedad intelectual y artista, afirma que la derrota de Rothschild puede tener un efecto disuasorio en los artistas de NFT que desean usar marcas comerciales en sus proyectos.

La abogada de Nueva York Emily Poler, especializada en tecnología y propiedad intelectual, comentó que el caso es específico de los hechos y que "aún hay oportunidad para que el arte esté protegido bajo la Primera Enmienda."

Los expertos en derecho han seguido de cerca el caso, el cual podría afectar casos pendientes y futuros de NFTs que examinan la distinción a menudo difusa entre obras de arte y bienes de consumo. Las bolsas Birkin físicas varían en precio desde $12,000 hasta cerca de $200,000, con Balenciaga y Nike Inc. declarando ambiciones de expansión hacia los NFTs y el metaverso.