Hermès remporte un procès en marque déposée sur les NFT contre MetaBirkins

Hermès, l'entreprise de mode de luxe, a gagné son procès contre Mason Rothschild, l'artiste numérique derrière les NFT MetaBirkin. Hermes International SA a convaincu un jury fédéral à Manhattan que les NFT MetaBirkin de Rothschild violaient les droits de marque déposée « Birkin » de l'entreprise de luxe.

La victoire d'Hermès établit des précédents juridiques pour les NFT

Hermès a poursuivi Rothschild en janvier 2022 après que l'artiste basé à Los Angeles ait lancé les MetaBirkins, une ligne de NFT basée sur le sac Birkin emblématique de la marque. Le géant de la mode a déclaré dans la plainte que Rothschild « volait la bonne volonté dans la propriété intellectuelle renommée d'Hermès pour construire et vendre sa propre gamme d'articles », ce qui pourrait entraîner une confusion chez les clients.

Le jury a accordé à Hermes 133 000 $ de dommages et intérêts le 8 février. Il a également déclaré que les NFT de Rothschild n'étaient pas une parole protégée par le Premier Amendement.

Rothschild a affirmé tout au long du procès que ses NFT étaient des œuvres d'art protégées par le Premier Amendement. Le projet MetaBirkin, selon son avocat, était une « expérience artistique » examinant la façon dont la société valorise les symboles de statut.

Le jury a toutefois statué que les jetons non fongibles sont plus étroitement liés aux biens de consommation qui sont protégés par des réglementations strictes en matière de marques déposées qui découragent les imitateurs de profiter des marques populaires.

L'affaire Hermes c. Rothschild crée un précédent important pour les créateurs de jetons non fongibles ainsi que pour le cadre du droit de la propriété intellectuelle (PI) concernant l'art numérique.

À l'avenir, les artistes numériques tels que Rothschild devront être plus prudents lors de la création de NFT ressemblant à d'autres marques déposées pour éviter des procès similaires.

Les MetaBirkins de Rothschild consistent en cent répliques informatisées des célèbes sacs Birkin d'Hermès. Les NFTs ont la même apparence que leurs homologues physiques, mais leurs contreparties numériques sont recouvertes d'une fourrure brillante et cartoon.

Rothschild a d'abord présenté la série comme un hommage numérique aux sacs Hermès, mais a ensuite précisé sur son site web que les NFT n'étaient pas affiliés à l'entreprise de luxe.

MetaBirkins accusés de contrefaçon de NFT

Rothschild a maintenu que son effort n'était qu'un art qui offrait un commentaire plus large sur l'industrie de la mode et que le Premier Amendement protégeait sa parole artistique.

Le procès pour l'affaire Hermès contre Metabirkins a commencé le 30 janvier après un an de bataille sur les accusations de contrefaçon de marque.

La norme Rogers c. Grimaldi, également connue sous le nom de test Rogers, qui évalue l'équilibre entre l'expression artistique et la contrefaçon de marque, a été largement utilisée lors du procès.

Tout au long du procès, Hermès et Rothschild ont présenté des experts en droit des marques et en transferts non financiers (NFT) qui ont témoigné sur la confusion des consommateurs et l'affaiblissement de la marque.

Lundi, lors des plaidoiries finales, l'avocat d'Hermès, Oren Warshavsky, a répété que les NFT MetaBirkin de Rothschild non seulement induisaient les consommateurs en erreur en leur faisant croire que les deux entreprises étaient affiliées, mais que l'utilisation du nom Birkin dans la série NFT nuisait à la marque Hermès.

La marque de luxe, notoirement protectrice de sa marque Birkin, estimait que la mention légale était insuffisante, elle a donc envoyé une lettre de mise en demeure à l'artiste.

Rothschild semblant peu disposé à se conformer aux conditions de la lettre d'Hermès, l'entreprise a intenté un procès précurseur contre l'artiste NFT devant un tribunal fédéral de New York le 14 janvier 2022.

Hermès a accusé Rothschild, entre autres violations de la loi générale des entreprises de New York, de contrefaçon de marque, de préjudice à la réputation commerciale et d'affaiblissement de marque.

Hermès a également demandé des dommages et intérêts monétaires, y compris tous les bénéfices réalisés par Rothschild de la vente des NFT MetaBirkin. De plus, la marque premium a demandé une injonction interdisant au concepteur de MetaBirkin d'utiliser toute marque déposée Hermès à l'avenir.

Rothschild a d'abord vendu les NFT pour environ 450 $ chacun, mais leur valeur de revente a explosé à des dizaines de milliers de dollars. Pendant le procès, un spécialiste de la blockchain a témoigné que Rothschild avait créé environ 55,2 jetons Ethereum, évalués à environ 87 700 $ aujourd'hui.

Les effets d'entraînement potentiels futurs du résultat de l'affaire

Alfred Steiner, un avocat en propriété intellectuelle et artiste, affirme que la perte de Rothschild pourrait avoir un effet dissuasif sur les artistes NFT qui souhaitent utiliser des marques déposées dans leurs projets.

Emily Poler, avocate à New York spécialisée dans la technologie et la propriété intellectuelle, a déclaré que l'affaire était spécifique aux faits et que « il reste encore une opportunité pour que les œuvres d'art soient protégées par le Premier Amendement ».

Les experts en droit ont suivi de près l'affaire, qui pourrait affecter les affaires NFT pendantes et futures qui examinent la distinction souvent floue entre les œuvres d'art et les biens de consommation. Les sacs Birkin physiques varient en prix de 12 000 $ à près de 200 000 $, Balenciaga et Nike Inc. ayant déclaré leurs ambitions d'expansion dans les NFT et le métavers.